Diritto Commerciale

Come Registrare un Brevetto

Cos'è un brevetto?

Spesso ci sarà capitato di avere un’idea innovativa dal punto di vista tecnico e di non sapere come brevettarla e quali siano gli steps burocratici da seguire, e soprattutto non abbiamo contezza dei costi della procedura da sopportare, ancor di più siamo ignari di come poter sfruttare economicamente la nostra invenzione.

Pertanto,  prima di individuare le varie fasi di deposito e registrazione di un brevetto, si rende necessario evidenziare la definizione giuridica di “brevetto”, onde evitare di far rientrare all’interno di tale categoria altre invenzioni, prive del contenuto tecnologico.

Come registrare un Brevetto

Inoltre, l’art. 45 del Codice della proprietà industriale dispone che “ possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni (di ogni settore della tecnica, che sono nuove) che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’utilizzazione industriale”.

Sempre nel secondo comma dell’art. 45 “ non sono considerate come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i pani di attività intellettuale e commerciale, le presentazioni di informazioni”.

Quindi, secondo la succitata disposizione normativa sono brevettabili solo le opere ad elevato contenuto tecnologico ed innovativo, escludendo opere a contenuto esclusivamente intellettuale.

Difatti, spetterà all’autore dell’invenzione, prima di procedere alla registrazione del brevetto, espletare una serie di ricerche tese ad evitare che altri abbiano brevettato la stessa invenzione.

come registrare un brevetto

Quali sono i passaggi da seguire?

Preliminarmente, depositare un brevetto non è sicuramente un’attività facile, non è infatti sufficiente avere un’dea innovativa, quest’ultima deve essere supportata da un progetto e da una relazione tecnica, che verranno di seguito approvati.

La prima analisi che l’autore dell’opera dovrebbe effettuare è valutare il carattere “innovativo” ed esclusivo della stessa, evitando inutili duplicazioni.

Inoltre, l’opera non deve essere di facile replicazione ( si pensi a software per le industrie), altrimenti si rischierebbe l’uso improprio da parte di terzi; difatti, la cosa importante per un’invenzione tecnica è la preservazione assoluta del “segreto” intellettuale, al fine di rendere l’invenzione ineguagliabile nel  settore di appartenenza.

Quali sono le ricerche da fare?

Prima di procedere alla registrazione di un brevetto, si dovrà effettuare una preventiva valutazione, ossia se l’opera possegga tutti requisiti imposti dalla legge, in particolare, quello dell’ “innovazione”.

La ricerca va effettuata in relazione allo “stato dell’arte”, nello specifico vi è l’esigenza di valutare se nel mercato nazionale e internazionale sussistano opere e invenzioni uguali o similari, a fine di evitare inutili investimenti e sperperi di risorse.

In particolare, molti Paesi hanno reso possibile consultare dei database della proprietà intellettuale, concedendo l’accesso gratuitamente ai soggetti interessati, tale banca dati è disponibile sul sito WIPO.

Ancor di più, è possibile effettuare anche una ricerca preliminare dei brevetti esistenti un Europa presso il database dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), tale ricerca si effettua inserendo parole chiave o utilizzando classificazioni tecniche ( es. software, logistic, ecc..).

Quali sono i criteri per depositare la domanda per il brevetto?

Dopo aver espletato le opportune ricerche, l’autore dell’invenzione può con l’ausilio di un professionista, procedere a svolgere tutti gli adempimenti burocratici prodromici alla registrazione.

La domanda va presentata con il supporto on-line del Ministero dello Sviluppo Economico tenendo conto di alcune linee giuda da seguire, pena la mancata approvazione dell’istanza di registrazione.

Infatti, l’istanza di registrazione del brevetto si compone sia dia una parte descrittiva che di una parte tecnica e progettuale, ove verrà descritto l’aspetto innovativo e tecnologico dell’opera corredato da disegni e progetti dettagliati

Cosa deve contenere la domanda?

Nell‘incipit della domanda vanno riportate tutte le informazioni e i dati anagrafici dell’autore dell’opera, inoltre le informazioni afferenti la denominazione “dell’opera” la data di invenzione e un’eventuale data di priorità dell’opera.

E’ importane che ogni domanda di brevetto debba avere per oggetto una sola invenzione o modello d’utilità; difatti, questo limite  riguarda il cosiddetto criterio di unità d’invenzione, in mancanza della quale il richiedente può eventualmente depositare una o più domande di brevetto (domanda divisionale).

Se la domanda comprendesse più invenzioni, anche l’Ufficio Brevetti potrebbe  invitare l’interessato a limitare tale domanda a una sola invenzione, con riserva di presentare, per le rimanenti invenzioni, altre domande decorrenti dalla presentazione della prima..

Inoltre,  chi richiede un brevetto per invenzione industriale può presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, nel caso di specie sarà l’Ufficio a valutare se la domanda è concedibile come invenzione o come modello di utilità, una volta che sono stati valutati tutti i requisiti;  inoltre, è anche possibile convertire la domanda di brevetto da invenzione a modello di utilità o viceversa.

Cos’è un modello di utilità?

L’art. 82 CPI  qualifica come modelli di utilità nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti o utensili ovvero oggetti di uso di genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni , configurazioni o combinazioni di parti.

Difatti, per distinguere un modello di utilità a una semplice invenzione, viene utilizzato il criterio “dell’innovatività”, ne consegue che, si qualificano come modelli di utilità quelle opere che apportano  una miglioria ad un’invenzione già esistente, mentre si qualifica come invenzione brevettabile un’opera del tutto inesistente

Cosa deve contenere la descrizione ?

Nella descrizione deve essere individuato specificamente lo scopo dell’invenzione o del modello di utilità, ovvero il problema tecnico che l’invenzione o il modello si prefigge di risolvere.

Per lo più, un’invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l’esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell’invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo..

Nel specifico, l’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, stabilisce che il contenuto della descrizione deve avere i seguenti requisiti:

– specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento

– indicare lo stato della tecnica preesistente, di cui l’inventore sia a conoscenza, utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici

– esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi

– descrivere brevemente gli eventuali disegni

– descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti

– indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale.

Cosa sono le rivendicazioni?

Le rivendicazioni fanno riferimento a quelle specifiche tecniche dell’opera che ne tutelano il campo di protezione.

Al riguardo,  l’art. 52 del CPI dispone espressamente che “nelle rivendicazioni è indicato ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, infatti,  i  limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni”, pertanto si chiede una specifica redazione delle rivendicazioni per evitare e ovviare a facili interpretazioni.

Inoltre, l’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI precisa che le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione, nonché essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

– devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

– la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza);

– le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione;


Inoltre, la parte descrittiva potrebbe essere supportata da una serie di disegni tecnici i quali possono essere richiamati numericamente nelle rivendicazioni, con lo scopo di mostrare il carattere innovativo o l’utilità dell’opera all’interno del suo campo applicativo.

Come va presentata la domanda?

La domanda di registrazione va presentata o attraverso la modulistica on- line fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, oppure inviando una lettera raccomandata direttamente capoufficio Marchi e Brevetti.

Inoltre, con la domanda in formato telematico vanno allegati i seguenti documenti:

  • un riassunto, senza disegni, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni: i tre documenti devono essere allegati separatamente;
  • il disegno, o i disegni, dell’invenzione / modello di utilità ;
  • la versione in lingua inglese delle rivendicazioni per le sole invenzioni per le quali non si rivendichi una priorità interna o estera; se non allegata, si devono corrispondere i previsti diritti di traduzione pari a € 200,00);
  • la versione inglese del riassunto e della descrizione (opzionali);
  • la ricevuta del pagamento F24 dei diritti all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;
  • la lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (se è stato nominato un mandatario abilitato);
  • la designazione dell’inventore.
  • il documento di priorità (eventuale)

Dunque, presentata l’istanza di brevettazione dell’invenzione, secondo le modalità on line predisposte dal Ministero ( di cui sopra), alla stessa domanda verrà assegnato un numero di protocollo e successivamente subirà un vaglio di ammissibilità, ai fini della concessione dell’utilizzazione del medesimo brevetto.

Come avviene l’esame della domanda?

Un’apposita commissione provvede all’esame delle domande e alla valutazione dei requisiti di ammissibilità della stessa, e alla verifica della completezza della documentazione ( es. pagamento F24 ecc.. ).

Fatta questa verifica, si procederà all’esame sostanziale della domanda per verificare se la stessa soddisfi  soddisfi tutti i requisiti di brevettabilità; tale verifica non fa riferimento all’effettiva utilizzabilità nel mercato  dell’invenzione o del modello di utilità.

In seguito, al termine della fase istruttoria, l’ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto, dandone comunicazione al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante). contro il provvedimento di rifiuto è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Alla conclusione dell’ esame sostanziale, l’ufficio brevetti pubblicherà l’esito dello stesso,  che in caso sia favorevole, procederà alla concessione del relativo brevetto.

Quali sono i diritti derivanti dalla concessione?.

Ai sensi dell’art. 53 del CPI, con la concessione del brevetto sono conferiti i diritti esclusivi considerati dal Codice e gli  effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico.

Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda, se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio pone a disposizione del pubblico la domanda e gli allegati.

Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto e, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

Quali sono i vantaggi di un brevetto?

La registrazione di un brevetto produce vari vantaggi di natura economica e garantisce soprattutto esclusività nell’utilizzazione dell’invenzione.

In particolare, con la brevettazione andremmo a tutelare l’esclusività dell’opera tecnica nel mercato, impedendo ai terzi inutili duplicazioni e fermando la concorrenza nel settore di riferimento.

Inoltre, il brevetto consente di implementare le risorse economiche attraverso la possibilità di concessione dei cd. “diritti di utilizzo dell’opera”.

Pertanto, il proprietario di un’opera industriale può concedere a terzi i diritti d’uso previa corresponsione di un compenso ( es. concedere la licenza d’uso) , ciò differisce dalla vendita totale del brevetto.

In conclusione, il brevetto di un’invenzione a contenuto tecnico consente al titolare di preservare non solo la sua proprietà intellettuale ma di ampliare le sue entrate economiche, andando a conquistare una fetta di mercato, grazie all’innovatività del prodotto stesso, e  garantendosi una protezione nei confronti di eventuali concorrenti.

 

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